Un Error Común y Costoso
Muchas empresas con sede en EE.UU. asumen que su marca registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) les brinda algún nivel de protección en México, especialmente dado los estrechos vínculos económicos entre los dos países bajo el T-MEC. Esta suposición es incorrecta, y actuar en consecuencia puede costarle a una empresa su marca en uno de sus mercados extranjeros más importantes.
Los derechos de marca son territoriales. Un registro ante la USPTO te otorga derechos exclusivos para usar tu marca en los Estados Unidos. Un registro ante el IMPI en México te otorga derechos exclusivos en México. Los dos son sistemas legales completamente separados. Uno no confiere ningún derecho en la jurisdicción del otro.
Cómo Difieren los Sistemas de Marcas de EE.UU. y México
Primer Uso vs. Primera en Presentar
El sistema de marcas de EE.UU. es principalmente basado en el uso. Adquieres derechos de marca de derecho consuetudinario mediante el uso comercial real de una marca, y el registro ante la USPTO confirma y fortalece esos derechos. El uso previo puede invalidar a un registrante posterior en EE.UU.
El sistema del IMPI en México es de primera en presentar. La primera parte en presentar una solicitud ante el IMPI tiene prioridad, independientemente del uso previo en México o en cualquier otro lugar. Esta diferencia fundamental es lo que crea el riesgo de acaparamiento de marcas para las marcas extranjeras. Un actor de mala fe puede registrar el nombre de tu marca en México antes que tú, obtener un registro válido ante el IMPI y luego impedirte legalmente usar tu propio nombre de marca en el mercado mexicano.
Requisitos de Registro
En EE.UU. puedes presentar una solicitud de "intención de uso" antes de vender realmente bienes bajo la marca, pero eventualmente debes probar el uso para mantener el registro. En México, el IMPI no requiere prueba de uso al momento de presentar o registrar, aunque se requiere una Declaración de Uso entre el 3er y 4to año después del registro, y el no uso durante tres o más años consecutivos puede ser causal de cancelación.
Estándares de Examen
Ambas oficinas realizan un examen de fondo y aplican un análisis de similitud al buscar marcas en conflicto. Sin embargo, los estándares y resultados específicos pueden diferir. Una marca que pasa el examen ante la USPTO puede encontrar diferentes obstáculos ante el IMPI, y viceversa. Cada solicitud debe adaptarse a los requisitos específicos de la jurisdicción objetivo.
El T-MEC No Resuelve Este Problema
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá incluye disposiciones de propiedad intelectual que armonizan ciertos estándares entre los tres países. Sin embargo, el T-MEC no crea un registro de marca unificado que cubra los tres países. Aún necesitas registros separados en cada país donde deseas derechos exclusivos. El T-MEC sí proporciona algunas herramientas de aplicación y compromisos en torno a la protección de la PI, pero estos operan dentro del marco de marcas existente de cada país; no reemplazan la necesidad de registro nacional.
Riesgos Reales para Marcas de EE.UU. que Operan sin Registro en México
Los riesgos de operar en México sin una marca registrada se dividen en tres categorías. Primero, acaparamiento de marcas: los acaparadores profesionales monitorean activamente las bases de datos de marcas de EE.UU., noticias empresariales y plataformas de comercio electrónico en busca de marcas que ganan tracción. Cuando identifican una marca sin cobertura en México, presentan la marca allí e intentan extraer una tarifa de licencia o precio de venta del propietario legítimo de la marca. Los casos que involucran marcas conocidas han resultado en costos legales de seis cifras y disputas de varios años.
Segundo, registro por parte de un competidor: un competidor mexicano local puede legítimamente presentar el nombre de tu marca en México si no lo has hecho primero. Incluso si su intención no es el acaparamiento de mala fe, el resultado legal es el mismo: tienen prioridad de registro y pueden impedirte ingresar al mercado bajo tu marca existente.
Tercero, confiscación aduanera: las autoridades aduaneras mexicanas pueden ser instruidas por un titular de marca registrada para confiscar bienes que entren a México con una marca infractora. Si un acaparador tiene el registro de tu marca, puede confiscar tus bienes legítimos en la frontera.
El Protocolo de Madrid: Presentando en Ambos Países de Forma Más Eficiente
Si tienes un registro de marca en EE.UU. o una solicitud pendiente, podrías ser elegible para presentar un Registro Internacional bajo el Protocolo de Madrid, administrado por la OMPI. Esto te permite extender tu solicitud de EE.UU. a México (y más de 130 países) a través de una sola presentación internacional. La solicitud es entonces enviada al IMPI para su examen bajo los estándares nacionales de México.
El Protocolo de Madrid simplifica el proceso administrativo pero no elimina el examen del IMPI: tu marca aún pasa por una revisión de fondo en México. Y el costo total a través del sistema de la OMPI no siempre es menor que una presentación nacional directa, especialmente para uno o dos países. Podemos asesorarte sobre cuál enfoque es más rentable para tu situación específica.
La Respuesta Práctica: Sí, Necesitas Ambas
Si tu empresa opera, vende o planea expandirse a México, necesitas un registro de marca separado ante el IMPI, independientemente de lo que tengas en EE.UU., la UE o en cualquier otro lugar. Dado que México es la 12a economía más grande del mundo y un destino importante para las exportaciones e inversiones extranjeras de EE.UU., el costo del registro de marca en México ($299 por clase en MexicoTrademarkCenter) es una inversión mínima en comparación con el valor comercial que protege.