Protection des marques au Mexique vs. aux États-Unis — Avez-vous besoin des deux ?
Une idée reçue courante et coûteuse
De nombreuses entreprises américaines supposent que leur marque enregistrée auprès de l'USPTO offre une certaine protection au Mexique — surtout compte tenu des liens économiques étroits entre les deux pays dans le cadre de l'ACEUM. Cette hypothèse est incorrecte et peut coûter à une entreprise sa marque dans l'un de ses marchés étrangers les plus importants.
Les droits de marque sont territoriaux. Un enregistrement USPTO vous donne des droits exclusifs d'utilisation de votre marque aux États-Unis. Un enregistrement IMPI mexicain vous donne des droits exclusifs au Mexique. Les deux sont des systèmes juridiques entièrement distincts.
Différences entre les systèmes de marques américain et mexicain
Basé sur l'usage vs. premier dépôt
Le système américain est principalement basé sur l'usage. Vous acquérez des droits de marque de common law par l'utilisation commerciale réelle de la marque, et l'enregistrement USPTO confirme et renforce ces droits. L'usage antérieur peut l'emporter sur un déposant ultérieur aux États-Unis.
Le système mexicain IMPI est premier à déposer. La première partie à déposer une demande auprès de l'IMPI a la priorité — indépendamment de l'usage antérieur au Mexique ou ailleurs. Cette différence fondamentale est ce qui crée le risque de squatting de marque pour les marques étrangères.
Exigences d'enregistrement
Aux États-Unis, vous pouvez déposer une demande d'«intention d'utilisation» avant de vendre réellement des biens sous la marque, mais vous devez finalement prouver l'usage. Au Mexique, l'IMPI n'exige pas de preuve d'usage au moment du dépôt — bien qu'une Déclaration d'usage soit requise entre la 3e et la 4e année après l'enregistrement.
L'ACEUM ne résout pas ce problème
L'Accord Canada–États-Unis–Mexique comprend des dispositions sur la propriété intellectuelle qui harmonisent certaines normes entre les trois pays. Cependant, l'ACEUM ne crée pas d'enregistrement de marque unifié couvrant les trois pays. Vous avez toujours besoin d'enregistrements distincts dans chaque pays où vous souhaitez des droits exclusifs.
Risques réels pour les marques américaines opérant sans enregistrement au Mexique
Les risques d'opérer au Mexique sans marque enregistrée se répartissent en trois catégories. Premièrement, le squatting de marque : des squatteurs professionnels surveillent activement les bases de données de marques américaines à la recherche de marques gagnant en popularité sans couverture mexicaine. Deuxièmement, l'enregistrement par un concurrent : un concurrent mexicain local peut légitimement déposer votre nom de marque au Mexique si vous n'avez pas déposé en premier. Troisièmement, la saisie douanière : les autorités douanières mexicaines peuvent être instruites par un titulaire de marque enregistrée de saisir des marchandises entrant au Mexique portant une marque contrefaisante.
Le Protocole de Madrid : déposer dans les deux pays plus efficacement
Si vous avez un enregistrement de marque américain ou une demande en cours, vous pouvez être éligible à un enregistrement international dans le cadre du Protocole de Madrid, administré par l'OMPI. Cela vous permet d'étendre votre demande américaine au Mexique (et à plus de 130 autres pays) via un seul dépôt international. Le Protocole de Madrid simplifie le processus administratif mais n'élimine pas l'examen de l'IMPI.
La réponse pratique : oui, vous avez besoin des deux
Si votre entreprise opère, vend ou prévoit de s'étendre au Mexique, vous avez besoin d'un enregistrement de marque IMPI distinct — quel que soit ce que vous détenez aux États-Unis, en UE ou ailleurs. Compte tenu du fait que le Mexique est la 12e économie mondiale, le coût de l'enregistrement d'une marque mexicaine (299 USD par classe chez MexicoTrademarkCenter) est un investissement minimal par rapport à la valeur commerciale qu'il protège.